【“知·新”海外应对指引】中国企业商标在泰国被抢注的应对策略
发布时间:2024-08-20





前言


品牌出海是中国企业拓展国际市场的重要战略,而商标作为品牌的核心要素,其海外布局和保护至关重要。近年来,随着越来越多的中国企业拓展海外市场,商标的海外争议也屡见不鲜。泰国作为东南亚的经济枢纽之一,因其独特的地理位置和市场潜力,吸引了大量中国企业进驻,商标被抢注问题也随之而来。

泰国商标法对商标的注册、保护及管理进行了详细规定。根据泰国商标法,商标注册遵循“先申请原则”,即谁先申请谁就享有商标权。这意味着出海企业可能随时面临被卷入商标侵权诉讼的风险,极大阻碍企业出海的进程。此先就已发生过瑞幸咖啡的“Luckin”商标被抢注的案例,除颜色略有微差别和鹿头方向相反外,该抢注的商标与瑞幸咖啡的商标几乎完全一致。

近日,有一批中国企业的商标在泰国被抢注,本文旨在向企业初步阐释在跨国经营过程中遭遇的知识产权问题,提出相应的商标抢注问题的初步应对策略。





一、商标抢注的类型









1.批量抢注:
商标职业抢注人恶意抢注他国的知名商标,并不将商标投入使用,主要目的是通过出售牟利。
2.竞争对手抢注:
竞争对手抢注他国商标,给被抢注企业的产品出海制造障碍和抢占国外市场。
3.代理商抢注:
海外代理商通过抢注获得谈判的筹码,取得当地市场的唯一销售代理。





二、应对策略









此次海外商标抢注,极有可能是遭遇了“职业抢注人”的商标批量抢注。截至今年7月,本案共涉及全国15省市的约164家企业,其中涉及无锡企业一家。在海外商标抢注案件中,存在企业在泰国没有在先权利,也没有在先使用的情况,且此类情况在恶意批量抢注中较为常见。针对该抢注类型,企业可以采取以下几种方式应对:


01

发送警告函:

中国企业可向抢注人发送警告函,要求停止使用案涉商标并撤销商标申请,或转移商标申请权。警告函发出时间可根据企业具体布局而定。实践中,在提出异议申请后发送警告函可能更具威慑力。


02

提交异议申请:

根据泰国商标法,自商标申请公告之日起 60 日内,任何人都可以对该申请提出异议。异议理由包括:①他人对该商标享有在先权利;②违反泰国商标法第6条规定;③其他不符合泰国商标法规定的情况。因此,在商标公告期内,中国企业可提起商标异议申请。

由于在泰国缺少在先商标权和在先使用,企业可尝试通过主张泰国商标法第8(9)条“违反公序良俗”提出异议申请。在异议申请时,有几点需要注意,一是确保在异议期限内,二是确保异议主体适格,三是确保证据链完整,证据详实。企业可以提供的证据包括:商标在中国和(或)海外第三国的在先使用和注册、商标的独创性和知名度等等。

若抢注人未在收到异议副本之日起 60 日内提交意见陈述,则视为放弃此次申请。



03

提交撤销申请:

若商标已被注册成功,任何利害关系人可向泰国商标委员会申请撤销商标注册。基于本案,申请撤销的理由可为三年内没有在其注册商品上善意使用该商标。需要提醒的是,已注册商标未使用的举证责任在撤销提出方,中国企业应当收集并提供涉案商标在泰国全境三年内完全未被使用的证据。

除此之外,面对抢注行为,一些中国企业坚决在海外维权,通过法律、行政等手段夺回商标。虽然态度上十分积极,但是由于法律途径耗时长、花费大,不仅不利于企业在海外业务的拓展,甚至会形成阻断,最后不得不放弃海外市场的拓展。由此,我们应当在企业出海之前做好海外商标布局和保护,以合规为手段,保证企业顺利出海,包括:


(1)建立商标合规管理体系:

企业应当全面考虑商标的注册、分类、续展、品牌定位、策略制定以及国内外市场的布局等多个方面,针对商标体系构建、商标规划、商标布局建立全面的、分级分类的商标合规管理制度,包括商标海外布局、申请和维护工作等。

(2)提前做好海外商标的注册布局:

知识产权具有地域性,海外商标注册是企业开展海外业务的一个重要方面,也是商标维权的重要基础。因此,企业应当在重点国家、地区开展商标注册,及时完成布局。海外商标注册可以通过单一国家注册、马德里商标国际注册、欧盟商标注册等。

(3)商标风险监控:

企业在预先规划海外商标布局的同时,建立海外商标监测体系,确保品牌安全。

对于已经发生的海外商标抢注行为,企业应积极采取合适应对措施,如通过法律诉讼手段维护自身权益,或者通过和解谈判达成互利共赢的解决方案,甚至在必要时考虑更换商标以避免进一步的纠纷。这些措施的实施将有助于企业有效应对海外商标挑战,确保品牌在全球市场的稳健发展。



(本应对策略由国家级知识产权纠纷应对指导无锡分中心与北京大成(无锡)律师事务所共同完成)




无锡市滨湖区建筑西路583号汇创大厦2号楼2楼

电话:0510-88727828,传真:0510-88727828

Copyright © 无锡市知识产权保护中心 版权所有 ICP备案编号:苏ICP备2022017584号